

El Tribunal Supremo ha puesto fin a un asunto que llevaba casi una década generando debate: si una marca popular como DONUTS® queda vulgarizada por el hecho de quedar incorporada en diccionarios normativos como el de la RAE, donde aparece como "dónut" para identificar "pieza esponjosa de repostería". Ahora, la respuesta es clara: no comporta una pérdida de la exclusiva marcaria.
En una reciente sentencia, el Supremo ha revocado la previa resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha dado la razón a Grupo Bimbo titular de la marca DONUTS®, declarando que la empresa de alimentación Atlanta no podía utilizar "Donut" para designar sus rosquillas, ni siquiera aduciendo que dicho uso era con carácter descriptivo.
DONUTS® es una de las marcas más conocidas de España y el Tribunal Supremo ha vuelto a reconocer su renombre 13 años más tarde (STS de 14 de mayo de 2012). Esto significa que los consumidores no solo identifican que DONUTS® es de Grupo Bimbo, sino que la marca tiene una reputación en el mercado que merece la mayor protección legal.
La decisión supone un antes y un después en la protección de marcas renombradas que se han lexicalizado como aspirina (de la marca Aspirina), pósit (de Post-it), clínex (de Kleenex) o rímel (de Rimmel).
Hasta este momento, la Audiencia Provincial de Madrid consideraba que la incorporación de "dónut" al diccionario de la RAE en el año 2019 limitaba los derechos de Grupo Bimbo, que debía resignarse a tolerar usos descriptivos de dicho término en el comercio por parte de terceros.
Pellisé Abogados señala que debe diferenciarse entre el uso coloquial en el lenguaje común, fuera del comercio, donde es legítimo usar "dónut", y el uso en el mercado o comercio, donde debe preservarse la exclusiva marcaria que Grupo Bimbo ostenta sobre DONUTS®.
De hecho, la propia sentencia señala que la demandada Atlanta podía haber utilizado muchas otras palabras para describir sus productos —rosquillas, berlinas, roscos— sin necesidad de recurrir a la marca renombrada DONUTS® de Grupo Bimbo.
Como explica el abogado David Pellisé, es la primera vez que el Tribunal Supremo deja claro que el hecho de que una marca muy popular como DONUTS® se incorpore en el diccionario no elimina ni limita los derechos de su titular, sino que deben respetarse en todo momento en el comercio.
El fallo es importante no solo para las empresas, sino también para los consumidores. Cuando alguien pide "Donuts", no está pidiendo cualquier rosquilla: está pensando en un producto concreto, con un sabor y una calidad reconocibles de Grupo Bimbo.
El objetivo del derecho de marcas es velar por un mercado transparente donde DONUTS® designe únicamente productos auténticos de Grupo Bimbo.
Desde Pellisé Abogados, celebramos un fallo que aporta seguridad jurídica, protege al consumidor y reconoce el valor que tienen las marcas más emblemáticas en nuestro entorno.
La Sentencia ha tenido un gran impacto en numerosos medios de comunicación: